プロパテント政策、最大市場に出願し最大に権利を行使しよう
 
国際特許出願

★中小企業や個人においては、自信のある発明でも、外国特許となるとしりごみしてしまいます。 しかし、低迷する日本経済の状況や、新規参入者にはつめたい日本人気質から考えますと、ベンチャー天国、米国に特許をまず出願し、新規参入者への偏見の少ない、良いものは良いと合理的に判断してくれる米国での成功のを元に日本にフィードバックするやりかたの方が成功する確率が高いのではないかとも考えられます。米国の弁理士を経由して特許出願に挑戦してみましょう。
まず、出願ですが日本で最初に出願した場合、出願語後、12ヶ月以内に米国に出願する必要があります。米国出願をするなら、日本で出願する時点で計画し、時間をかけて米国翻訳出願形式で翻訳をするのがベストです。
途中で米国出願をする計画で、期限もせまっている場合はとりあえず、日本語の明細書でとりあえず出願し、後から(3ヶ月以内)に、翻訳文をだすのも可能ですが、日本語の明細書は米国の記載順序にしておくと、翻訳文提出時、補正手続きを行わなくても良いので、その点注意が必要です。また、仮出願(クレームを除いて、明細書に発明の記述、実施可能性を詳しく書いて送付)した場合は1年以内に本出願に切り替えることが可能です。
費用は翻訳費用、出願料、米国弁理士費用がかかりますが特許性の関して、又形式上の不備に関してのオフィースアクション(拒絶通知)を受け、レスポンスする必要がある場合、書類作成等でその都度費用がかかります。問題がなければ、日本出願程度の費用(弁理士経由)+翻訳費用で良いでしょう。米国で特許をとれた場合、侵害に対しては迅速に対応できますし、損害賠償金額も日本での場合より多く取れる可能性があり、確実に勝てる場合は成功報酬で請け負う特許弁護士もいます。

外国出願には、パリ条約とPCT条約があります。簡単に言いますと、
パリ条約は、優先権の効果: 第1国出願時に優先権を主張した出願を、期限内に他のパリ条約加盟国に出願する場合、その発明は第1国の出願日が適用されます。

★米国を含めた複数の国に特許出願する場合

PCT条約では、多数の国に特許出願する場合、PCT出願するば、1つの出願で、優先権を認めた外国出願が可能になる条約である。日本の特許庁へPCT国際出願を日本語で記載して出願が可能。特許を申請する選択国を指定。指定国に出願じ

先進国の多くは、両方の条約を批准しているので、経費とも相談すれば、外国出願も可能です。

PCT出願をするには、次の書類を国際予備審査機関(日本の特許庁も該当する)に提出する。日本の特許庁はに日本語て作成し出願できる。国際出願には国際出願日が付与され、国際出願で優先権主張ができる。国際予備審査で新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が調査され報告書がもらえる。この報告書をもとに選択国に翻訳を提出(優先日より20ヶ月以内)

1.

願書(Request)  特許協力条約に基づく国際出願願書、 

2.

明細書(Discription)、 その業者における技術者が容易に実施できるように明確な記載が必要
        発明の名称
        発明の属する技術分野を記述
        発明に関する公知情報の公開
        発明の効果、従来技術と比較しての優位点の説明
        図面がある場合はその簡単な説明
        実施例または図面を用いた説明
        発明の有用性と産業上の利用効果

3.

図面(Drawing)(ある場合)

4.

要約書(Abstract)
国際出願は、PCTに定めた先行技術の規定に従い、その出願された発明に関し新規性の調査を行なう。
この調査結果、関連文献を表示した、国際サーチレポートが作成される。

国際出願は優先日から18ヶ月経過後公開される。

又、出願がPCTの規定に合致しているかどうかの判定、発明の新規性、非自明性(先行技術からの発明の容易性)の調査、及び産業上の利用性があるかどうかについて予備審査の請求も別途可能である。

 

★米国だけに特許出願する

PCT出願で米国出願するのも良いが、米国1国だけだと費用が余計にかかる。ここでは、米国特許商標局(PTO)へ直接出願する方法をお教えします。
 
なぜ、米国出願が必要なのでしょうか、
まず、米国は世界最大の消費国です。特許は国別にその国の選択した政策に基づき、特許法があります。
ですから、日本で特許を取得した技術で製造した商品を米国に輸出した場合、米国の国内法で判断されます。


米国はプロパテント政策で、特許権の保護を強力にすすめています。
連邦巡回控訴裁判所の設置で特許訴訟を迅速に対応、それまでの原告の勝訴率が30%程度であったのを、80%強にまで高める事になりました。又、損害賠償額も、 最高で1000億円をこえ数十億円から数百億円の損害賠償額を言い渡した判決は数え切れません。

これに比べて、日本では、1998年の東京地裁判決(シメチジン事件)で言い渡した30億円が最高額で、1億円を超える損害賠償額はまだ少ない。

次に、PTOの審査官の給与システムが挙げられる。米国特許弁護士によると、PTOでは審査をこなした件数に応じて給与が支払われるシステムがあるという。このため、十分な審査が確保されずに、特許になるものが少なくない。日本に比べて米国で特許される期間が短いのは、審査官の数のみならず、こうしたシステムにもよる

そもそも何が発明であるか、公知技術に対してどの程度レベルが高ければ特許できるかといった法制度が、日本と米国との間で格差があります。 日 本では、発明は、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」と定義づけられている。 しかし、米国では、発明の明確な定義がありません。だから、米国では、技術的思想に立たないビジネス手法であっても、発明と言えるのである。

 


米国出願の場合、出願人は発明者自身である。発明者が特許出願宣言書に署名し提出する(書類 Form PTO/SB/106, Japanese Language Declaration)。
米国に直接出願も可能ですが、あとのことを考えると、代理人を経由したほうが良い。代理人は特許弁護士(Patent Attorney),特許弁理士(Patent Agent)のどちらかを選ぶ、費用は特許弁護士では8千ドル以上、agentの場合の費用の概算は、サーチ料500−1000ドル、出願手続き費用、書類作成、図面作成、3,500ドル。日本で翻訳を行い、出願手続きだけなら500ドル前後。

出願後の審査での拒絶通知(OFFICE ACTION)に対しての対応では、600ドル以上必要。但し、侵害事件等の訴訟での裁判には特許弁護士しか対応できない。

 

個人、小規模企業の特許出願費用は半額、出願時に小規模権利者であることを示す宣言書(小企業用;PTO/SB/10、個人用;PTO/SB/09)を提出。

特許出願に係る権利または特許権に係る実施権を大企業に設定した場合はだめ。譲渡の場合譲渡証をPTOに提出する。

 

実用新案がない。

 

新規性の判断は先発明主義を採用。日本での発明日は優先権主張しない場合、米国出願日となる。また、日本で公知であっても、刊行物に記載されてなければ米国では新規性を保持している。

 

出願後18ヶ月で公開される(優先権主張は優先日より起算)。内容審査で拒絶理由が」なければ直接特許が付与される。

 

拒絶理由通知は2回まで、1回目の拒絶理由にたいする答弁に審査官との面接もできる。拒絶査定に対し、クレームの内容を改定して、拒絶理由を回避する方法(継続出願)ができる。この場合出願日は最初の特許出願日に遡る。

又、拒絶理由によっては、新たに新規な発明でクレームの拡張や改良でクレームの一部を変更し新規事項を加え、一部継続出願(CIP)とする必要性がでてくる場合があります。

この場合は新規分のCIP出願に対しては、該当する原出願のクレーム部分は放棄することになるが、共通部分では、原出願の出願日が遡及する。

このため、米国特許では、サブマリーン特許といわれる、出願後継続出願、CIPを繰り返し、10年以上を経過後特許を付与される出願もありうるのでありえますが、度重なる、改定でなくなりつつあります。

 

インターフェアランス(異なる出願人が同一の発明について特許出願してた場合)、どちらが先に発明したかを決める審査手続きをの抵触審査という、

優先順位は、@発明の着想日、A発明の実施日B発明者が発明の実施するにいかに熱心であったか、の順位)。

 

ベストモード:

明細書の記載はその発明を実施または使用する方法を、その発明の属する業界における技術者が容易に実施できるように充分に明瞭、簡潔に適切に記述し、その発明を実施するのに発明者がもっともよいと考えるベストモードで記載しなければならない。

 例をあげると、化学品の製造方法で、ノウハウをかくし、その明細書の記載どうり行なっても発明に記載された効果が得られない場合、無効審判において、相手側に有利な根拠をあたえてしまう。

IDS(情報開示申告書)

特許出願に関与した者(発明者、譲渡人、代理人)は情報を全て開示する義務を負う。違反すると、特許訴訟において、不正行為を犯したと認定され、特許権行使ができません。出願から3ヶ月以内、又は最初のオフィスアクション前は無料。

又、クレームと明細書は表裏一体をなすので、クレーム、明細書に記載する内容は、矛盾しないよう十分注意して記載しなくてはならない。万一、侵害や無効審判の裁判になった場合も想定して作成しなくてはならない。

 

クレームに多項制がとられており、総括的概念から具体的な個別のクレームまで、記載できるが、発明の特許性に関係しない事項はクレームの構成要件には入れてはいけない。

裁判ではクレームは個々に独立した判断で行なわれるため、複数のクレームにしておくと生き残るの可能性が大きい。

 

特許権の存続期間は出願日より20年

 

出願に必要な書類

1.明細書 

  用紙8ないし8.5インチ幅、12.5ないし13インチ縦, A4判でも可能
  上部、左端に1インチの余白、1ページ、ダブルスペースでタイプし30−31行印  字。明細書の作成の参考書として、飯田幸郷著「英文明細書作成の実務」発明  協会、等がある。

  • 発明の名称
  • 関連出願の説明(継続出願、分割発明、一部継続出願の場合のみ)
  • 発明の背景および関連技術-発明者の知っている従来技術、情報開示書(information disclosure statement)で報告しても良い、知ってたことを故意に隠さないこと。
  • 発明の目的および概要
  • 図面の説明(図面がある場合)
  • 発明の具体的、詳細な説明; 発明の最良の実施例を記載する、故意にかくした場合は、詐欺として特許付与後でも特許取り消される。説明が不十分な場合の補正では新規事項の追加は出来ない。
  • 発明の要約;250字以内で1つのパラグラフでのべる。目的を説明するのでなく、構成を記述する、一般にメインクレームに沿って説明、クレームではない。
  • クレーム(改ページする)

  クレーム

  • クレームの番号付け;連番をつけ、グループ化し同じ内容に関するクレームは続けて記載する。
  • 独立クレーム;一つの発明に対し、異なった観点からクレームをつくれる。同じ発明を複数の独立クレームをつくることで、権利をより防御できる。
  • 従属クレーム;以前のクレームで説明した構成要件をさらに詳しく説明し、発明の趣旨を変更しない範囲で、付加構成要因も追加できる。
  • 構成;各構成要素の相互関係について、明確に記載する、用語に注意。

3.図面(ある場合); 用紙サイズ、8x14インチ(216x356mm)、上部2インチ、左右
  及び下部に1/4インチの余白を設け、図面は8X11.75インチ(203x298mm)以内  に描く。クレームすべき内容が図面に十分に示されてない場合は、該当クレーム  が削除されてしまうので注意。

4.発明者の宣言書、(PTO/SB/01)日本語(PTO/SB/106)、代理人経由の場合は委任状

5.小規模出願人であることの宣言書

6.譲渡証(譲渡した、あるいは、する場合)

7.優先権証明書

8.小規模出願者用、出願費用、特許料金、年金
 独立クレーム数が3、独立クレームと従属クレームの合計が20以内が基本料金。小規模出願人の場合の基本出願費用、370ドル(FY2002)

 


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