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２０００年８月３０日
ビジネス関連発明の出願実務に際して特に留意すべき事項
弁理士 来栖 和則
１．はじめに
最近話題のビジネス関連発明は、日本において現時点では特許を否定される、コンピュータを利用しない純粋なビジネス関連発明（例えば、経済法則）を除けば、コンピュータを利用したソフトウエア関連発明に分類される。したがって、ソフトウエア関連発明に関わってきた特許実務者にとっては、ビジネス関連発明であるからといって特に留意すべき事項はないように思える。
しかし、ビジネス関連発明は、ソフトウエアやインターネットの特徴を最大限に利用する傾向を有することや、特許実務家に不慣れな業界において実施されることに鑑みれば、ビジネスの分野およびソフトウエアの分野特有の事情を十分に配慮しない出願実務は、特に特許権を行使する段階において不都合を招来する可能性がないとはいえない。特許法がビジネス関連発明およびソフトウエア関連発明に対して特別な取扱いをして厚い保護を与えるならともかく、侵害を発見したり、侵害を立証することが他の典型的な発明に比べて困難であるビジネス関連発明およびソフトウエア関連発明については、特許実務者がクレームおよび明細書を作成する技能がその成否を大きく左右するように思える。
一方、米国においては、例えば、アマゾン・ドット・コム対バーンズアンドノーブル・ドット・コムの差止め仮処分請求事件［註１，註２］において、アマゾン・ドット・コムの米国特許［註３］に基づき、ビジネス関連特許の有効性および行使性が肯定された。この米国特許のクレームおよび明細書から学ぶべき事項が特許実務家にとっては多いように思われる。
そこで、ビジネス関連発明の出願実務に際して特に留意すべき事項に関する私見を、アマゾン・ドット・コムの米国特許のクレームおよび明細書を参照しつつ、述べる。
２．ビジネス関連発明のためのクレームを作成する際に特に留意すべき事項
（１）特許が付与される観点からの留意事項
ビジネス関連発明に特許が付与されるためには、いうまでもないことであるが、発明として成立するとともに、新規性および進歩性を有するようにビジネス関連発明が定義されるようにクレームを記載することが必要である。
Ａ．クレーム発明と自然法則の利用との関係
ビジネス関連発明に関して特に留意すべき点は、発明の成立性であると思われる。発明として成立するためには自然法則の利用に該当することが必要である。特許庁が発表した「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針［註４］には、クレーム発明に自然法則を利用しない部分がある場合の取り扱いが示されている。具体的には、クレーム発明が自然法則以外の法則に該当するか、または自然法則以外の法則のみを利用している場合には、クレーム発明は自然法則を利用したものとはいえないとの取り扱いがなされる。
したがって、クレームを立案する際には、各構成要件ごとに自然法則を利用するものであるか否かを判断し、少なくとも一つの構成要件において自然法則が利用されることを確認すべきである。
Ｂ．ソフトウエア関連発明と自然法則の利用との関係
ソフトウエア関連発明が自然法則の利用に該当するためには、特許庁が発表した特定技術分野の審査の運用指針［註５］に示されているように、クレームに、コンピュータのハードウエア資源がどのように(how
to)用いられて処理されるかを直接的または間接的に示す具体的な事項を記載することが必要である。
具体的には、コンピュータがデータを入力装置からどのように入力するか、コンピュータがメモリをどのように利用するか、コンピュータがデータを表示装置にどのように表示するか等につき、必要な範囲内で具体的に記載することが必要である。
Ｃ．人体の利用と自然法則の利用との関係
前述のように、クレーム発明が自然法則以外の法則に該当するか、または自然法則以外の法則のみを利用している場合には、クレーム発明は自然法則を利用したものとはいえないとの取り扱いがなされる。この取り扱いから類推すれば、クレーム発明に自然法則を利用する部分が存在する場合には、自然法則を利用しない部分が存在するという理由で直ちに、クレーム発明全体として自然法則の利用が否定されることはないことになる。
しかし、人間の行為を不可欠とする構成要素を有するようにクレーム発明を記載した場合、その構成要素が自然法則の利用に該当しないことを理由に、発明としての成立を否定される可能性がないわけではない。発明の構成要素のうち最も重要なもの、すなわち、その課題の解決において最も重要な役割を担うものが人間の特定の行為を不可欠とする場合には、例えば、「人間に特定の行為を行わせることは、人為的取決めを履行させることに等しく、一方、人為的取決めは人間の精神活動を利用したものであって、自然法則を利用しているとはいえない。」という理由で、発明としての成立性を否定されるかもしれないと考えられるからである。したがって、同じ思想を表現することができるのであれば、人間の行為を不可欠とする構成要素を有しないようにクレーム発明を記載することが望ましい。
また、このように人間の行為の利用をクレームにおいて記載しないようにすることは、特許権を行使する際にも有効である。人間の行為を必須の構成要件とするクレームについて特許が付与された場合、第三者の権限なき実施を侵害として追及しようとする際、侵害の構成に人間の行為が不可欠となる。一方、そのような人間の行為が業として行われたものでない場合には、侵害が成立しない。したがって、人間の行為を直接の構成要件にしないでクレームを立案することが望ましい。また、たとえ、そのような人間の行為が必ず業として行われるものであるとしても、人間の行為を侵害の成立要件にしないほうが、侵害の立証に有利である。
（２）特許権を有効に行使する観点からの留意事項
すべての発明に関していえることであるが、本来特許が付与されるべき発明に特許が必ず付与されるようにクレームおよび明細書を作成することは重要なことである。しかし、特許による収益性が強調される今日、より重要なことは、発生した特許権を有効に行使し得るようにクレームおよび明細書を作成することである。このことは、特許実務家にとって究極の目標であって、達成することが非常に困難な目標である。
Ａ．基本的なクレーム立案技術
有効な特許が取得されるようにクレームを作成する際に一定のパターンは存在しない。特許による保護を求める発明の種類および内容、その発明が実施される過程および場面､発明が属する技術分野の将来性等により、クレームを作成する際に策定すべき特許戦略は異なる。ここに、特許戦略とは、クレームが特許庁において判断される内容の予測、クレームに係る発明が第三者により実施される際の迂回可能性および代替可能性の予測、特許クレームが裁判所において判断される内容の予測、ならびに、新たに引用される先行技術の予測を含んでいる。この特許戦略は、一連の出願実務のメインフレームを構成しており、それの成否が特許の行使可能性の程度を決定する。したがって、クレーム作成に先立ち、特許戦略を入念に策定することが必要である。
このような状況のもと、ソフトウエア関連発明の全般について指針となるようなクレーム立案技術［註６］が、ある米国特許実務家によって提案されている。以下、このクレーム立案技術を基礎にして、ソフトウエア関連発明としてのビジネス関連発明に適したクレーム立案技術を段階ごとに具体的に説明するとともに、各段階において必要に応じて私見を補足する。
第1段階
特許による保護を求める本質がビジネス関連発明のどの側面にあるかを検討する。いくつかの側面には例えば、以下のものが含まれる。
ａ．コンピュータ・プログラム
ｂ．データ構造
ｃ．ユーザがコンピュータを操作する方法
ｄ．コンピュータにより制御される対象物の動作態様
第２段階
特許による保護を求めるビジネス関連発明が競合者により侵害される可能性のある実施態様（誰が、どこで、どのような行為を実施するか）と、そのビジネス関連発明の第三者による侵害を容易に立証し得る実施態様とを検討する。
侵害される可能性のある実施態様を検討する際には、特にビジネス関連発明においては、その実施の範囲が広域的であることを考慮すべきである。異なる流通環境に跨ったり、異なる事業環境に跨ったり、異なる通信環境に跨ることもある。したがって､例えば、個人用のコンピュータ環境での侵害形態と、ネットワーク化されたコンピュータ環境での侵害形態との双方に着目することが重要である。要約すれば、個々のビジネス関連発明に固有の事情を正確に把握するとともに、将来における事情の変化をも予測することが重要である。
これに対して、侵害を容易に立証し得る実施態様を検討する際には、被疑侵害者の支配から離れた場面において、肉眼によって容易に認識できる範囲において立証できる侵害行為を検討することが重要である。例えば、ソフトウエア関連発明である場合には、プログラムを解析せずに被疑侵害品の外見のみで、すなわち、侵害品の動作態様やユーザのためのマニュアルのみに依存して立証し得る態様を検討することが重要である。
そして、そのようにして侵害を容易に立証し得る実施態様を見い出したならば、そのような実施態様をできる限り忠実にクレームに記載すべきである。
第３段階
上記第１および第２段階における検討結果を踏まえて、クレームを立案する観点を選択する。いくつかの観点には、以下のものが含まれる。
ａ．入力に対してコンピュータがどのように応答するかの観点
ｂ．ユーザがコンピュータをどのように操作するかの観点
ｃ．コンピュータがどのように構成されるかの観点
ｄ．コンピュータがそれの制御対象をどのように作動させるかの観点
第４段階
上記第１ないし第３段階における検討結果をもとにして、クレームの形式を選択する。いくつかのクレームの形式には、以下のものが含まれる。
ａ．方法
ｂ．コンピュータまたはシステム
ｃ．プログラムを記録したメモリ
ｄ．プログラム自体
Ｂ．裁判所においてすべてのクレームについて特許が無効であることが明らかである旨の判断がなされることを回避するために
平成１２年４月１１日、最高裁は債務不存在確認請求事件において、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」と判示した。この判決の効果としては、今後の特許侵害訴訟において特許権者所有の特許が無効であるとの主張が被疑侵害者からなされれば、同時に特許庁に特許無効審判が係続していたとしても、裁判所は必ず、特許の有効性を判断し、場合によっては、特許が無効であることが明らかであることを理由に特許権の行使が許されない。
特に、ビジネス関連発明にあっては、特許庁において有効な先行技術文献を探し出すことが困難な場合が多く、特許侵害訴訟において、特許庁において発見されたものより有効な先行技術文献が裁判所に提出される可能性が高い。このことは、特にビジネス関連発明において、特許が無効であることが明らかである旨の判断が裁判所においてなされる可能性が高いことを意味する。
一方、特許庁において被疑侵害者から特許無効審判が請求されれば、特許権者は特許クレームの訂正請求の機会を得て特許無効から救済し得る。
しかし、裁判所においては、特許クレームを訂正することは許されず、よって、特許権者は、その時点で存在するクレームのみによって特許の有効性を主張せざるを得ない。そのため、特許クレームの訂正が認められれば回避できた、特許が無効であることが明らかである旨の判断が裁判所でなされてしまう可能性がある。
このような事態を回避するためには、特許出願の当初から、潜在的な先行技術を予想して、有効な多数のクレームを記載しておき、それにより、裁判所においてすべてのクレームについて特許が無効であることが明らかである旨の判断がなされることを未然に防止することが望ましい。たとえいくつかのクレームについて新たな先行技術によって特許が無効であることが明らかであると判断されたとしても、依然として特許が有効であると判断されているクレームの中に被疑侵害者の実施技術をカバーするものが存在すれば、特許侵害訴訟において特許権者の優位さは維持されるのである。
このように、ビジネス関連発明に係る特許権を有効に行使可能とするためには、特許出願の当初から多数のクレームを記載しておくことが望ましいのである。
（３）アマゾン・ドット・コムの特許クレームの分析 （添付資料１をご覧下さい。）
Ａ．特許が付与される観点からの分析
カテゴリが方法である独立クレーム１においては、サーバ・システムおよびクライアント・システムというようにハードウエア資源が明記されているとともに、そのハードウエア資源が実行すべき手続き（表示、送信、受信、読み出し、発生等）が必要な情報と共に経時的に具体的に記載されている。
カテゴリが物である独立クレーム６においては、クライアント・システムにおける手続きが必要な情報と共に経時的に具体的に記載されている。
カテゴリが物である独立クレーム９においては、メモリであるデータ・ストレージ媒体に対するデータの読み出し・書き込みの手続きが具体的に記載されている。
カテゴリが方法である独立クレーム１１においては、サーバ・システムおよびクライアント・システムというようにハードウエア資源が明記されているとともに、クライアント・システムが実行すべき手続き（表示、送信等）が必要な情報と共に経時的に具体的に記載されている。
Ｂ．特許を有効に行使する観点からの分析
独立クレーム１は、カテゴリが方法とされるとともに、クライアント・システムとサーバ・システムを含む全体における手続きを記載している。このクレームによれば、アマゾン・ドット・コムのアイデアの全体が方法というカテゴリによって広く保護される。
独立クレーム６は、カテゴリが物とされるとともに、クライアント・システムのみについて構成を記載している。このクレームによれば、侵害の事実をクライアント・システムという有形物を通して発見し得る。
独立クレーム９は、カテゴリが物とされるとともに、サーバ・システムのみについて構成を記載している。このクレームによれば、侵害の事実をサーバ・システムという有形物を通して発見し得る。
独立クレーム１１は、カテゴリが方法とされるとともに、クライアント・システムにおける手続きを記載している。このクレームによれば、侵害の事実をクライアント・システムにおける手続きという無形物を通して発見し得る。
ただし、その独立クレーム１１に従属するクレーム１５，２３，２４，２５および２６は、そのクラアント・システムにおける表示を定義し、また、従属するクレーム１７，１８，１９，２０，２１および２２は、そのクライアント・システムにおけるユーザの操作を定義している。表示および操作は、無形物ではあるが、物と同様に、侵害の発見に有効に寄与するものである。
（４）プログラムに向けられたクレームを立案する必要性
クレームがプログラム、データ信号(列)または「データ構造」に向けられている場合には、特許庁の現行の運用指針［註７］によれば、クレームが「物」のカテゴリか「方法」のカテゴリかが不明であるとして、特許法第３６条第２号違反となり、特許を拒絶される。ただし、発明としての成立が否定されるわけではないことに留意されたい。
一方、米国特許庁は、コンピュータ関連発明のための審査ガイドライン［註８］において、「プログラムは、コンピュータにより実行可能な一連の命令のみであるため、そのプログラム自体は方法ではない。」「コンピュータがプログラムの命令を実行する方法においてプログラムがクレームされている場合には、庁職員は、そのクレームを方法として取り扱うべきである。」と述べる一方、「プログラムがメモリのような物理的な構造物に関連付けて記載されている場合には、庁職員は、そのクレームを物のクレームとして取り扱うべきである。」と述べている。
このように、米国特許庁は、プログラムに向けられたクレームを「物」のクレームとして取り扱う可能性を容認しており、実際に、そのようなクレームに対して特許が付与された事例が存在する。米国特許第５，９４８，２９１号のクレーム２８はコンピュータ・プログラムに向けられており、米国特許第５，９８４，７８７号のクレーム７はコンピュータ・プログラム・プロダクトに向けられている。
参考までに、米国特許第５，９８７，５１６号のクレーム１３は搬送波に向けられている。
したがって、日本出願に対応する米国出願が予定されており、かつ、プログラムの態様で発明を権利化することが必要であると判断する場合には、プログラムに向けられたクレームを立案するか、またはそれを将来サポートし得る記載を日本出願の発明の詳細な説明に置くことが理想的である。
（５）米国の先使用権の成立を阻止するための提案
昨年、米国特許法に先使用権制度が導入されたが、その条文に即すると、先使用権はビジネス方法特許に対してしか発生しない。そのため、ビジネス関連発明に関する米国特許が方法のクレームしか有しない場合には、先使用権により第三者の継続実施が許容されるが、少なくとも物のクレームを有する場合には、先使用権は発生せず、第三者の継続実施を阻止し得る。したがって、ビジネス関連発明についての米国出願に少なくとも物のクレームを記載すれば、先使用権の発生を回避し得、その結果、特許権者による独占的実施を確保し得る。
ただし、先使用権に関する米国特許法を上記のように解釈することが必ずしも妥当であるわけではなく、ある米国特許がビジネスに関する物のクレームを有していても、その米国特許に対抗して先使用権が発生すると解釈すべきとの強い主張も存在することに留意されたい。
したがって、日本出願に対応する米国出願が予定されている場合には、あわよくば米国において先使用権の発生が阻止されることとなるように、物に向けられたクレームを立案するか、またはそれを将来サポートし得る記載を日本出願の発明の詳細な説明に置くことが理想的である。
３．ビジネス関連発明を明細書に記載する際に特に留意すべき事項 （添付資料２をご覧下さい。）
ビジネス関連発明を明細書に記載する際には、その発明が実施可能であり、かつ、その発明の技術上の意義が理解され得るように明細書を作成することはいうまでもない。また、日本出願に対応した米国出願が予定されている場合には、米国特許法が要求するいわゆる実施可能要件およびベストモード要件が充足されるように日本明細書を作成することが理想的である。そして、具体的には、ビジネス関連発明を明細書に記載する際には、少なくとも、以下の事項に留意すべきである。
（１）ビジネス関連発明においてアイテムが流通される複数のエンティティ間の関係をブロック図により概念的に説明すべきである。例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書のＦｉｇ．２には、複数のエンティエィであるクライアントとサーバ間の関係がブロック図で示されている。
（２）利用されるデータベースと、そのデータベースのデータ構造とを説明すべきである。例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書のＦｉｇ．２には、顧客データベースと注文データベースと在庫データベースとがサーバ・システム内に構築されていることがブロック図で示されている。
（３）ビジネス関連発明を実施するためにコンピュータにより実行されるプログラムについてのフローチャートとそれについての文章による説明とが必要である。
例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書のＦｉｇ．３には、顧客がシングルアクションにより注文を行うことを可能にするルーチンがフローチャートで示されている。
（４）上記の説明事項のいずれによっても、ビジネス関連発明が明細書において当業者が容易に実施できる程度に開示されているとすることができない場合には、ビジネス関連発明をソースコード［註９］により説明すべきである。
（５）ユーザ・インタフェースを必要とするビジネス関連発明については、それのスクリーン・ディスプレイを説明すべきである。例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書のＦｉｇ．１Ｃには、顧客がシングルアクションにより注文を行う際にクライアント・システムのモニタ画面に表示されるＷｅｂページが画面イメージで示されている。。
（６）特定の条件のもとでビジネス関連発明が実行される実際のまたは単純化された具体例を少なくとも一つ説明すべきである。例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書の詳細な説明においては、ビジネス関連発明の具体的な一実施例がユーザの操作手順およびモニタ画面を参照しつつ説明されている。
（７）ビジネス関連発明を実行するためのハードウエアを説明すべきである。例えば、アマゾン・ドット・コムの特許明細書のＦｉｇ．２には、クライアント・システムとサーバ・システムが機能ブロック図で示されている。
４．むすび
ビジネス関連発明のためのクレームおよび明細書を実際に作成した際、個々の案件ごとに考慮しなければならない事情や条件が大きく異なることを強く感じた。さらに、様々な観点からビジネス関連発明を把握してその中で将来有効となるクレームを選択して立案するためには、ビジネス関連発明を冷静に分析することが大切であることも感じた。一方で、ビジネス関連発明は比較的短命であり、また、競合者は同じベクトルで新たなサービスを開発する傾向があるため、他人より早く出願することも大切であると感じた。したがって、ビジネス関連発明に関わるためには特許実務家としてそれなりの覚悟が必要であると思われる。
以 上
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